14 Giu Proprietà Industriale: il colore apposto su una specifica parte di un prodotto è registrabile quale marchio ai sensi della Direttiva 2008/95/CE (Corte di Giustizia, Grande Sezione, sent. 12 giugno 2018, causa C-163/16).
Nella decisione in epigrafe, la Grande Sezione della Corte di Giustizia dell’Unione Europea (di seguito “CGUE”), mediante il meccanismo del rinvio pregiudiziale di cui all’art. 267 TFUE, è stata investita dal Tribunale dell’Aia di una questione attinente alla registrabilità di un marchio costituito dall’apposizione di un colore sulla suola di una scarpa con tacco alto di proprietà di un noto marchio di moda.
La questione trae origine da un’azione di contraffazione proposta dalla casa di moda “Christian Louboutin” contro la Van Haren Schoenen BV (di seguito “Van Haren”) e avente ad oggetto la commercializzazione, da parte di quest’ultima, di scarpe con la suola di colore rosso, violando così l’esclusiva connessa al marchio registrato dal Sig. Christian Louboutin. Tale marchio era stato registrato nel 2013 e consiste nel “colore rosso applicato alla suola di una scarpa”, senza però ricomprenderne il contorno.
A fronte dell’azione presentata dalla casa di moda, la Van Haren ha eccepito la nullità del marchio in quanto esso non era altro che la rappresentazione di un “marchio figurativo bidimensionale”, ossia una mera superficie di colore rosso qualificabile come mero marchio di forma ai sensi dell’art. 3, par. 1, lett. e), iii) della Direttiva 2008/95/CE. A seguito dell’opposizione presentata da parte della Van Haren, il Tribunale dell’Aia ha disposto rinvio pregiudiziale alla CGUE ponendo la questione se la forma, a cui fa riferimento la disposizione da ultimo citata, sia limitata alle sole caratteristiche tridimensionali del prodotto (quali contorni, dimensioni e volume), oppure se tale disposizione riguardi anche altre caratteristiche non tridimensionali del prodotto, come il colore, con connessa non applicabilità della predetta disposizione.
Sul punto la CGUE rileva come la Direttiva non fornisce alcuna definizione del concetto di “forma” e, per l’effetto, tale nozione deve essere necessariamente ricavata sulla base del significato abituale di tale termine, tenendo in debita considerazione il contesto nel quale esso è utilizzato e gli obiettivi perseguiti dalla normativa in cui questo è inserito.
Fatte le brevi premesse di cui sopra, la CGUE si chiede se l’applicazione di un colore determinato su una parte specifica del prodotto implichi che il segno in questione è costituito da una forma, con conseguente applicazione dell’art. 3, par. 1, lett. e), iii) della Direttiva 2008/95/CE.
Rileva la CGUE che il marchio oggetto di controversia non verte sulla forma specifica di una suola di una scarpa con tacco alto, in quanto è la stessa descrizione dello stesso marchio a indicare espressamente che il contorno della scarpa non fa parte del marchio, ma serve unicamente ad evidenziare la posizione del colore rosso a cui si riferisce la registrazione. Chiarisce, inoltre, la CGUE che, in ogni caso, non può ritenersi che un segno distintivo come quello oggetto di controversia sia esclusivamente costituito dalla forma ove l’oggetto principale del segno distintivo controverso sia un colore precisato con un codice di identificazione riconosciuto a livello internazionale.
Le argomentazioni di cui sopra permettono alla CGUE di affermare che il marchio registrato dal Sig. Christian Louboutin non è un mero marchio di forma, ma, al contrario, l’apposizione del colore rosso nelle scarpe con tacco alto costituiscono un segno distintivo tutelabile quale marchio di posizione alla stregua delle disposizioni in materia di marchi d’impresa.
Alla luce di quanto detto, la Corte ha affermato il seguente principio: “L’art. 3, paragrafo 1, lett. e), iii), della Direttiva 2008/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa, va interpretato nel senso che un segno consistente in un colore applicato sulla suola di una scarpa con tacco alto, come quello oggetto del procedimento principale, non è costituito esclusivamente dalla «forma», ai sensi di tale disposizione”.
